Förslag till avgörande av generaladvokat Giovanni Pitruzzella föredraget den 18 september 2019

1 Originalspråk: franska.

2 EUT L 299, 2008, s. 25. Direktiv 2008/95 har från och med den 15 januari 2019 ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), genom vilket det har omarbetats.

3 Av handlingarna avseende det målet framgår att bolaget Osez vous? International Spirits, LLC innehar EU-varumärket SAINT GERMAIN, registrerat den 17 april 2007, vilket omfattar vin och andra alkoholhaltiga drycker, med undantag av öl.

4 Enligt den bedömning som gjordes av Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) framgick det endast av de handlingar som ingetts av AR att förberedelser hade vidtagits för att lansera en konjakslikör försedd med det varumärke som avses i det nationella målet och för att det bolag som innehas av AR skulle delta i fackmässor under år 2007.

5 Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) uteslöt även att varumärkets investeringsfunktion skadats, vilket AR hade åberopat med hänvisning till domen av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2011:604).

6 Som jag angett i punkt 14 ovan hade AR vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) även åberopat åsidosättande av artikel L 713–2, enligt vilken intrång genom efterbildning är förbjudet.

7 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Denna förordning har från och med den 1 oktober 2017 ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

8 Se, för ett liknande resonemang, skäl 10 i förordning nr 207/2009 och, i fråga om för närvarande gällande texter, skäl 31 i direktiv 2015/2436 och skäl 24 i förordning nr 2017/1001.

9 Se, för ett liknande resonemang, avseende EU-varumärken, dom av den 19 december 2012, Leno Merken ( C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 32) (avseende EU-varumärken); se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i samma mål, (EU:C:2012:422, punkterna 30 och 32). Se även domen i målet Länsförsäkringar, punkt 25. Samma överväganden är tillämpliga på nationella varumärken.

10 Se dom av den 19 december 2012, Leno Merken ( C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 32), fortfarande avseende EU-varumärken.

11 Se artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i förordning 2017/1001.

12 Se, i fråga om för närvarande gällande rättsakter, artikel 19.1 i direktiv 2015/2436 och artikel 58.1 a i förordning nr 2017/1001.

13 I artikel 12.2 i direktiv 2008/95 föreskrivs ytterligare skäl till upphävande av rättigheter till varumärken, vilka dock inte är relevanta i det nationella mål som föranlett förevarande förslag till avgörande.

14 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Poiares Maduro i de förenade målen Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2009:569, punkt 103). Ett varumärke kan naturligtvis även betraktas som egendom i sig och vara föremål för överlåtande eller licens, men denna aspekt av varumärkesrätten behandlas inte i förevarande förslag till avgörande.

15 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651), där domstolen i punkterna 51 och 52 – efter att med hänvisning till tionde skälet i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), vilket föregick direktiv 2008/95, ha bekräftat att skyddet som följer av varumärket är absolut när det råder identitet mellan kännetecknet och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (punkt 50) – konstaterade att utövandet av den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (som är identisk med artikel 5.1 a i direktiv 2008/95) måste reserveras för de fall då tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge garantier om varans ursprung och att denna ensamrätt endast är berättigad inom ramen för nämnda bestämmelses tillämpningsområde. Mer allmänt kan det sägas att varumärkesskyddet, såsom generaladvokaten Poiares Maduro betonade i sitt förslag till avgörande i de förenade målen Google France och Google, ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2009:569, punkterna 101–112), omfattas av vissa restriktioner och begränsningar som är nödvändiga bland annat för att upprätthålla näringsfriheten och den fria konkurrensen samt yttrandefriheten. Det är därför som en varumärkesinnehavare inte kan invända mot att ett skyddat kännetecken används i näringsverksamhet eller annan verksamhet när användningen bedöms vara legitim.

16 Se dom av den 14 maj 2002, Hölterhoff ( C‑2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av den12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

17 Detta är det fall som avses i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, det vill säga att tredje man för liknande varor eller tjänster utan tillstånd använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, till vilket har tillkommit de fall som avses i artikel 5.1 a i detta direktiv (där dels kännetecknen, dels varorna eller tjänsterna är identiska, så kallad dubbel identitet) och artikel 5.2 i samma direktiv (skydd av kända varumärken).

18 Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i målet Leidseplein Beheer och de Vries ( C‑65/12, EU:C:2013:196, punkt 28).

19 Se dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl. ( C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 58).

20 I den omfattning detta gör det möjligt att kontrollera huruvida användningen i fråga kan förhindras av innehavaren av det registrerade varumärket, se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651, särskilt punkterna 51–54).

21 Se, exempelvis, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55, punkterna 23 och 24).

22 Se, bland annat, dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK) ( C‑533/06, EU:C:2008:339, punkt 67).

23 Se dom av den 14 maj 2002, Hölterhoff ( C‑2/00, EU:C:2002:287, punkt 16), och dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651, punkt 54).

24 Det ska erinras om att domstolen har definierat risken för förväxling som en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band, se dom av den 29 september 1998, Canon ( C‑39/97, EU:C:1998:442, punkt 29). Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det enligt fast rättspraxis göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL ( C‑251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22–24), och dom av den 29 september 1998, Canon ( C‑39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16–18)).

25 Enligt den fasta praxis från domstolen och tribunalen avseende risken för förväxling som följer av domen i målet phare, se dom av den 29 september 1998, Canon ( C‑39/97, EU:C:1998:442, se, bland annat, punkt 18, om det omfattande skyddet för varumärken med en hög särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, och punkt 24 om betydelsen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning, vid avvägningen mellan de omständigheter som ska beaktas vid en helhetsbedömning av risken för förväxling).

26 Ett särskilt slående exempel på möjligheterna att utvidga det skydd för ett varumärke som erhålls genom registrering är när varumärken är en del av en serie, för vilken skydd tillerkänns först när de varumärken som utgör serien används på marknaden (se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ( T‑194/03, EU:T:2006:65, punkt 126)).

27 För ett liknande resonemang, avseende artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, se domen i målet Länsförsäkringar (punkt 25).

28 Enligt den definition som domstolen tillämpat från och med domen av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche ( 102/77, EU:C:1978:108, punkt 7); se, senast, dom av den 12 juni 2019, Hansson ( C‑705/17, EU:C:2019:481, punkt 31).

29 Detta är för övrigt skälet till att det i direktiv 2008/95 som en sanktion föreskrivs att rättigheterna till ett varumärke ska upphävas i det fallet att innehavaren inte använder det. Det ska för övrigt betonas att i Europeiska unionens varumärkesrätt erkänns inte kategorin defensivmärken, som erkänns i vissa medlemsstaters, exempelvis Republiken Italiens, rättsordning, och som avser kännetecken som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet på grund av sin enbart defensiva funktion till skydd för ett annat kännetecken som utnyttjas i näringsverksamhet: beträffande defensivmärkenas oförenlighet med systemet med EU-varumärken, se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ( T‑194/03, EU:T:2006:65, punkterna 42–46). Registrering av ett varumärke i avsikt att inte göra verkligt bruk av det i näringsverksamhet kan i värsta fall utgöra registrering i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95.

30 Ordalydelsen i denna artikel är praktiskt taget identisk med den i artikel 5.1 i direktiv 2008/95.

31 Detta betyder naturligtvis inte att om varumärket har använts, ska användningen beaktas vid denna bedömning.

32 Det ska erinras om att både domen från Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) och domen från Cour d’appel de Paris (Appellationsdomstolen i Paris) meddelades före domen i målet Länsförsäkringar.

33 Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003, Davidoff ( C‑292/00, EU:C:2003:9, punkt 28), och dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings och O2 (UK) ( C‑533/06, EU:C:2008:339, punkt 57).

34 Det ska härvid påpekas att det av handlingarna i det nationella målet framgår att AR gjorde gällande motsatsen vid Tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris). AR:s påstående ogillades emellertid helt korrekt av nämnda domstol.

35 Det ska påpekas att ett upphävande inte innebär att innehavaren fråntas alla rättigheter till det kännetecken som varit föremål för registrering, utan endast de rättigheter som erhållits genom registreringen. Åtskillnad ska således göras mellan den situationen att upphävandet sker utan att varumärket har använts och den situationen att varumärket först har använts i näringsverksamhet, men därefter inte har använts under en sammanhängande period av fem år. I sistnämnda situation är det inte uteslutet att konsumenterna minns varumärket även efter utgången av femårsperioden, särskilt om varumärket har använts i stor omfattning. Under dessa omständigheter kan innehavaren väcka talan om intrång även efter upphävandet, inte genom att utöva de rättigheter som följer av registreringen, vilka inte längre föreligger, utan genom att utöva de rättigheter som vederbörande i förekommande fall tillerkänns till följd av användningen av det registrerade kännetecknet.

36 Se, beträffande varumärkets funktion i ett sådant system, dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe ( C‑129/17, EU:C:2018:594, punkt 30).

37 Det ska erinras om att det varumärkesintrång som avses i det nationella målet ägde rum mellan den 8 juni 2009 och den 13 maj 2011 och att det gick tre år från det att intrånget inleddes till dess att AR ingav sin stämningsansökan (den 8 och 11 juni 2012).

38 Situationen kan vara en annan om det konstateras att innehavaren har registrerat kännetecknet utan att ha för avsikt att använda det för de ändamål för vilka ensamrätt getts, så att registreringen kan anses ha gjorts i ond tro i den mening som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 och varumärket har upphävts av denna anledning.

39 Det ska härvid påpekas att bland de grunder för skadestånd som AR åberopade i andra hand vid tribunal de grande instance de Paris (Förstainstansdomstolen i Paris) kan nämnas de negativa ekonomiska konsekvenserna av det intrång som begåtts av motparterna i det nationella målet, särskilt mot bakgrund av att möjligheten att ta sig in på marknaden gick förlorad och att det blev omöjligt att använda varumärket SAINT GERMAIN.

40 Verkningarna av ett upphävande beskrivs på följande sätt i artikel 55.1 i förordning nr 207/2009: I den utsträckning som innehavarens rättigheter helt eller delvis förklaras upphävda ska EU-varumärket anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i denna förordning från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet. På begäran av en av parterna kan det i beslutet fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.

41 Detta direktiv är inte tidsmässigt tillämpligt (ratione temporis) på omständigheterna i det nationella målet, men bland annat de bolag som är motparter i det nationella målet har ändå hänvisat till det i sina skriftliga yttranden till domstolen och under diskussionerna vid förhandlingen.

42 Se särskilt skäl 6 i direktiv 2008/95, där det anges att [m]edlemsstaterna bör … förbli fria att fastställa procedurregler för … upphävande … av varumärken som förvärvats genom registrering. … Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande … av varumärken ska få. Det ska erinras om medlemsstaterna inte längre har detta utrymme för skönsmässig bedömning enligt direktiv 2015/2436, där det i artikel 47.1 föreskrivs att [i] den utsträckning som innehavarens rättigheter har förklarats upphävda ska ett registrerat varumärke anses ha förlorat de rättsverkningar som anges i detta direktiv från dagen för ansökan om upphävande. På begäran av en av parterna får det i beslutet rörande ansökan om upphävande fastställas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.

43 Talan i sådana fall kan grundas på samma omständigheter som de som anförts till stöd för talan om varumärkesintrång.

44 Det ska påpekas att de grunder för skadestånd som AR har åberopat subsidiärt och som nämns i fotnot 39 ovan samt den grund som också har åberopats subsidiärt och som utgörs av att AR gått miste om beviljade investeringar … för lanseringen av varumärket kan åberopas inom ramen för en talan om illojal konkurrens eller en talan om utomobligatoriskt skadestånd.

45 Det ska påpekas att vid denna lösning behåller medlemsstaterna det utrymme för skönsmässig bedömning som de tillerkänns i direktiv 2008/95. Det är nämligen endast i den mån som ett upphävande, enligt nationell rätt, inte har retroaktiv verkan från den dag då registreringsansökan för varumärket ingavs eller den dag då det registrerades, som den innehavare vars rättigheter till varumärket har upphävts kan väcka talan på en annan grund än sin ensamrätt till varumärket, i syfte att erhålla ersättning för den skada vederbörande lidit till följd av handlingar som begicks vid en tidpunkt då vederbörande fortfarande hade ensamrätt till märket.