Förslag till avgörande av generaladvokat Philippe Léger föredraget den 8 december 2005

1 Originalspråk: franska.

2 EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 30. Konventionen avser dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde (EGT L 304, s. 1, och — i ändrad lydelse — s. 77; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde (EGT L 388, s. 1; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde (EGT L 285, s. 1; svensk utgåva, C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av den 29 november 19% om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkonventionen). En konsoliderad version av konventionen, i dess lydelse enligt de fyra anslutningsfördragen, finns i EGT C 27, 1998, s. 1.

3 Det gäller mål C-186/00, Boston Scientific m.fl.

4 Avskrivningsbeslut av den 9 november 2000.

5 Jag tänker på mål C-4/03 (dom av den 13 juli 2006, REG s. I-6509), GAT, där generaladvokaten Geelhoed presenterade sitt förslag till avgörande den 16 september 2004.

6 I artikel 4 första stycket i Brysselkonventionen föreskrivs däremot att [o]m svaranden inte har hemvist i nägon konventionsstat bestäms domstolarnas behörighet i varje konventionsstat i enlighet med den statens lag, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 16.

7 Jag kommer att undersöka denna konvention (nedan kallad Münchenkonventionen) senare.

8 Dessa bestämmelser infördes i Brysselkonventionen genom artikel Vd i protokollet som bilades konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde.

9 De stater som till dags dato har anslutit sig till Münchenkonventionen är Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Sverige, Republiken Italien, Republiken Österrike, Furstendömet Liechtenstein, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Konungariket Danmark, Furstendömet Monaco, Republiken Portugal, Irland, Republiken Finland, Republiken Cypern, Republiken Turkiet, Republiken Bulgarien, Republiken Estland, Republiken Slovakien, Tjeckiska republiken, Republiken Slovenien, Republiken Ungern, Republiken Rumänien, Republiken Polen, Republiken Island, Republiken Litauen och Republiken Lettland.

10 Enligt artikel 3 i Münchenkonventionen kan man ansöka om att ett europeiskt patent skall meddelas för samdiga fördragsslutande stater, för flera eller för endast en av dem.

11 I artikel 99.1 i Münchenkonventionen föreskrivs att alla kan invända mot ett beviljat patent vid EPO inom nio månader från det datum då det kungjordes att patentet hade meddelats. För det fall det har gjorts invändningar mot ett europeiskt patent kan tredje man, som visar att en talan om patentintrång pä grundval av detta patent har väckts mot denne, efter att fristen för invändningar har löpt ut, enligt artikel 105.1 i konventionen intervenera i ett sådant förfarande, under förutsättning att han gör en ansökan om att fä intervenera inom tre månader från det datum då talan om patentintrång väcktes. Denna interventionsmöjlighet är, enligt samma artikel, även öppen för tredje man som visar att han, efter att patentinnehavaren har krävt att han skall upphöra med det påstådda patentintrånget, har väckt talan mot innehavaren för att få det rättsligt fastställt att han inte har gjort patentintrång. Stora besvärskammaren vid EPO har klargjort syftet med denna mekanism i sitt beslut av den 11 maj 1994 i ärende G-1/94, Allied Colloids (EPO:s officiella tidning 1994, 787, punkt 7) på följande sätt: ... by refyine on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent ...

12 Detta uttryck, som allmänt används för att definiera det europeiska patentets särskilda karaktär, har bekräftats av besvärsinstanserna vid EPO. Se bland annat stora besvärskammarens beslut av den 3 november 1992 i ärende G-4/91, Spanset (EPOx officiella tidning 1993, 707, punkt 1).

13 Stora besvärskammaren vid EPO har i ett beslut av den 11 december 1989 i mål G-2/88, Mobil OÜ (EPO:s officiella tidningwhat acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement”

14 Denna aspekt har framhävts av stora besvärskammaren vid EPO i dess beslut i det ovannämnda ärendet Spanset. För att underlätta förståelsen återger jag hela punkt 1 i detta beslut (min kursivering);When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a bundle of national patents within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent. Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an opposition procedure, under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set out in Article 68 EPC. Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions.

15 Denna fråga gör det möjligt att fastställa räckvidden av de rättigheter som en innehavare av ett europeiskt patent har gentemot dem som påstås göra intrång i patentet Den gör det också möjligt att veta om patentet i fråga kan ogiltigförklaras på grund av att skyddet som detta patent ger i enlighet med artikel 138.1 d i Münchenkonventionen nar utvidgats.

16 I ansökan om europeiskt patent måste uppfinningen beskrivas så tydligt och fullständigt att en fackman med ledning därav kan utöva den (artikel 83 i Münchenkonventionen). Föremålet för det skydd man ansöker om definieras i patentkraven, och de måste vara tydliga och grunda sig på beskrivningen av uppfinningen (artikel 84 i konventionen). Patentkraven, beskrivningen och ritningarna, som måste bifogas patentansökan, är föremål för en rad offentliggöranden vid EPO (artiklarna 78.1, 93 och 98 i samma konvention).

17 Detta protokoll, vilket trädde i kraft år 1978 (vilket var ett år efter Miinchenkonventionens ikraftträdande) innehåller följande bestämmelser: Artikel 69 skall inte tolkas så att skyddsomfänget som det europeiska patentet ger skall bestämmas genom en strikt bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivningar och ritningar får användas endast för att tolka oklarheter som patentkraven kan innehålla. Den skall inte heller tolkas så att patentkraven endast tjänar som riktlinjer för att fastställa skyddsomfånget och att skyddet omfattar allt som en fackman, som studerat beskrivning och ritningar, anser att patenthavaren avsett att skydda. Artikel 69 skall i stället ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som ger patentinnehavaren ett skäligt skydd och samtidigt ger tredje man en rimlig säkerhet.

18 Se punkt 3 i den nederländska regeringens yttrande och fotnoten på sidan 1 i yttrandet frän Europeiska gemenskapemas kommission.

19 Denna talan förefaller ingă i ett skyndsamt förfarande som kallas kort geding, vilken kan genomföras utan att det är nödvändigt att inleda ett förfarande för att avgöra målet i sak. Förfarandets karaktär och karaktären hos vissa åtgärder som kan beslutas inom ramen för förfarandet har prövats av domstolen i dom av den 17 november 1998 i mål C-391/95, Van Uden (REG 1998, s. I-7091), punkterna 43-47, och av den 27 april 1999 i mål C-99/96, Mietz (REG 1999, s. I-2277), punkterna 34-39 och 43. Se även mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Van Uden (punkterna 19-21 och 108-120).

20 Se s. 2 och 6 i den franska versionen av beslutet om hänskjutande.

21 REG 1988, s. 5565; svensk specialutgåva, volym 9, s. 729.

22 EGT L 319, s. 9 (nedan kallad Luganokonventionen). Luganokonventionen är en så kallad parallell konvention till Brysselkonventionen, eftersom innehållet nästan är identiskt med Brysselkonventionens. Dess artikel 6.1 motsvarar således exakt artikel 6.1 i Brysselkonventionen. Luganokonventionen är bindande för samtliga konventionsstater i Brysselkonventionen samt för Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Republiken Polen.

23 REG 1994, s. I-5439.

24 Ibidem, punkt 53.

25 Se s. 2 och 3 i beslutet om hänskjutande.

26 Se s. 3 och 4 i beslutet om hanskjutande.

27 För att underlätta förståelsen av partsställningen i målet vid den nationella domstolen kommer jag fortsätta att kalla de ifrågasatta företagen i Roche-koncernen för svarande, trots att de är klagande i överrätten.

28 På samma sätt kommer jag fortsätta att kalla de berörda patentinnehavarna för kärande, trots att de är svarande i överrätten.

29 Punkterna 4.3.5 och 4.4 i beslutet om hänskjutande.

30 I dom av den 26 mars 1992 i mål C-261/90, Reichert och Kockler (REG 1992, s. I-2149), punkt 34, klargjorde domstolen att det är fråga om åtgärder som, inom de områden som omfattas av konventionens tillämpningsområde, avser att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation, för att skydda de rättigheter som begärs fastställda vid den domstol som prövar målet i sak. De åtgärder som beslutades i domen som överklagades till den hänskjutande domstolen, eller åtminstone vissa av dem, förefaller omfattas av denna definition. Det gäller särskilt åtgärden att förbjuda varje intrång i det berörda europeiska patentet i samtliga länder som där anges, eftersom en sådan åtgärd är avsedd att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation för att skydda patentinnehavarens rättigheter i förhållande till tredje man i väntan på att de skall fastställas av den domstol som prövar målet i sak. Den omständigheten att svarandena ålades att tillhandahålla visst bevismaterial till käranden, vilket påminner om en åtgärd för bevisupptagning, vägs upp av kärandenas skyldighet att ställa en garanti om två miljoner euro för att bevara åtgärdernas interimistiska karaktär.

31 Se bland annat domarna i de ovannämnda målen Van Uden, punkt 19, och Mietz, punkt 40.

32 REG 1983, s. 3663, punkterna 23-25.

33 Det följer av beslutet om hänskjutande att de åtta företag som har säte utanför Nederländerna, vilka anklagas för att ha gjort patentintrång, just har bestritt giltigheten av det ifrågavarande europeiska patentet Se punkt 32 i förevarande förslag till avgörande.

34 Se punkt 4 i förevarande förslag till avgörande.

35 Se yttranden från kärandena (punkterna 18-20), svarandena (punkterna 50-56), den nederländska regeringen (punkt 12) och Förenade kungarikets regering (punkterna 34—37).

36 Det följer av kommissionens grönbok om att bekämpa varumärkesforfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden [KOM(98) 569 slutlig, s. 4) att läkemedelsindustrin är en av de sektorer som globalt sett berörs mest av patentintrång. Intrången inom denna sektor utgör 6 procent av samtliga fall av immaterialrättsintrång i världen.

37 Punkt 12 i domen, min kursivering.

38 Vikten av denna behörighetsregel förklaras, som domstolen har klargjort, av att den normalt underlättar svarandens försvar (se bland annat dom av den 17 juni 1992 i mål C-26/91, Handte, REG 1992, s. I-3967, svensk specialutgåva, volym 12, s. 137, punkt 14, och av den 13 juli 2000 i mål C-412/98, Group Josi, REG 2000, s. Ī-5925, punkt 35). Den bidrar således till god rättskipning. Domstolen har även klargjort att det är på grund av de garantier som svaranden beviljas i det ursprungliga förfarandet, beträffande rätten till försvar, som konventionen är mycket liberal vad gäller erkännande och verkställighet av rättsliga avgöranden (se bland annat dom av den 21 maj 1980 i mål 125/79, Denilauler, REG 1980, s. 1553, svensk specialutgåva, volym 5, s. 197, punkt 13).

39 Domen i det ovannämnda målet Kalfelis, punkt 9.

40 Punkt 53 i domen, min kursivering.

41 Domen i det ovannämnda målet Tatry, punkt 58.

42 Jag erinrar om att en dom som har meddelats i en konventionsstat (ursprungsstaten) enligt denna artikel 27 inte erkänns i en annan konventionsstat (den stat där domen görs gällande) om domen är oförenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat där domen görs gällande. Min kursivering.

43 Domen i det ovannämnda målet Tatry, punkt 55.

44 Idem.

45 Se, för ett liknande resonemang, punkt 149 i mitt förslag till avgörande i dom av den 1 mars 2005 i mål C-281/02, Owusu (REG 2005, s. I-1383).

46 Se, för ett liknande resonemang, bland annat Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.J., 3 uppi., 2002, s. 277.

47 Se, bland annat, domen i det ovannämnda målet Kalfelis (punkt 19) samt dom av den 19 september 1995 i mål C-364/93, Marinari (REG 1995, s. I-2719), punkt 13, av den 27 oktober 1998 i mål C-51/97, Réunion européenne m.fl. (REG 1998, s. I-6511), punkt 29, och av den 10 juni 2004 i mål C-168/02, Kronhofer (REG 2004, s. I-6009), punkterna 13 och 14.

48 Så är till exempel fallet när en talan om utomobligatoriskt skadeståndsansvar har väckts inte bara vid en domstol i den konventionsstat där svaranden eller någon av svarandena har sitt hemvist (på grundval av artikel 2 i Brysselkonventionen), utan också vid en domstol i en annan konventionsstat där händelsen som ledde till skadan inträffade och/eller där skadan uppkom (på grundval av artikel 5.3 i konventionen). Den sistnämnda domstolen är nämligen bättre lämpad än den domstol där svaranden eller någon av svarandena har sitt hemvist för att vid bevisprövningen bedöma om omständigheterna i målet uppfyller de rekvisit som krävs för ansvar. Se i det avseendet dom av den 30 november 1976 i mål 321/76, Bier, kallat Mines de potasse d'Alsace (REG 1976, s. 1735; svensk specialutgåva, volym 3, s. 209), punkterna 15-17.

49 Detta påpekas i sjunde skälet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 157, s. 45): Av kommissionens undersökning ... framgår att det fortfarande, trots TRIPs-avtalet, är stora skillnader pä hur medlemsstaterna säkerställer skyddet för immateriella rättigheter. Exempelvis möjligheterna att använda interimistiska åtgärder för att säkra bevis, metoderna för att beräkna skadestånd och möjligheterna att meddela förelägganden skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater finns inga åtgärder, förfaranden eller sanktioner om rätt till information och återkallande, på intrångsgörarens bekostnad, av intrångsgörande varor som har släppts ut på marknaden. Även om syftet med detta direktiv (som det åligger medlemsstaterna att införliva senast den 29 april 2006) är tillnärmning av de nationella bestämmelserna för att säkerställa en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter, innebär det inte en total harmonisering på området, vilket gör att vissa aktuella skillnader riskerar att bestå (särskilt vad gäller sanktioner för ickeavsiktliga patentintrång samt kriminalisering av intrångshandlingar).

50 Regeln om tillämpning av lex lociproteclionis, vilken följer av den traditionella territortalitetsprincipen som gäller för immateriella rättigheter och som redan förekommer i flera internationella konventioner (såsom i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, WlPO:s publikation nr 201), föreskrivs i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om tillämplig lag på utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (förslag av den 22 juli 2003, vilket är under förhandling, KOM(2003) 427 slutlig), vilken är ämnad att tillämpas på kränkningar av immateriella rättigheter.

51 Se punkt 58 i förevarande förslag till avgörande.

52 Angående nederländska domstolars attraktionskraft vid tiden för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, se Véron, P., Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention, Journal du droit international, Juris-Classeurs förlag, Paris. 2001, s. 812 och 813.

53 Domen i det ovannämnda målet Kalfelis, punkt 12, min kursivering.

54 Se domen i det ovannämnda målet Réunion européenne mil., punkt 48.

55 Ibidem, punkt 50.

56 Denna förordning är inte tillämplig inom ramen för målet vid den nationella domstolen, eftersom detta har sitt ursprung i en talan som väcktes innan förordningen trädde i kraft. I artikel 6.1 i förordningen föreskrivs att [t]alan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan även väckas ... [o]m han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom skall vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

57 Se, för ett liknande resonemang, punkterna 28 och 29 i generaladvokaten Tesauros förslag till avgörande i det ovannämnda målet Tatry.

58 Se punkterna 23-25 i förevarande förslag till avgörande.

59 Se punkt 28 i förevarande förslag till avgörande.

60 Se bland annal dom av den 13 juli 1993 i mâl C-125/92, Mulox IBC (REG 1993, s. I-4075; svensk specialutgåva, volym 14, s. 285), punkt 11, av den 3 juli 1997 i mål C-269/95, Benincasa (REG 1997, s. I-3767), punkt 26, av den 17 september 2002 i mâl C-334/00, Tacconi (REG 2002, s. I-7357), punkt 20, av den 5 februari 2004 i mål C-18/02, DFDS Torline (REG 2004, s. I-1417), punkt 36, samt domarna i de ovannämnda målen Kronhofer (punkt 20) och Owusu (punkt 40).

61 Se bland annat dom av den 29 juni 1994 i mål C-288/92, Custom Made Commercial (REG 1994, s. I-2913; svensk specialutgåva, volym 15, s. 261), punkt 15, av den 19 februari 2002 i mål C-256/00, Besix (REG 2002, s. I-1699), punkt 25, och domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 39.

62 Se bland annat dom av den 4 mars 1982 i mål 38/81, Effer (REG 1982, s. 825), punkt 6, domen i det ovannämnda målet Custom Made Commercial, punkt 18, dom av den 28 september 1999 i mål C-440/97, GIE Graupe Concorde m.fl. (REG 1999, s. I-6307) punkt 23, domen i det ovannämnda målet Besix (punkterna 24-26), dom av den 6 juni 2002 i mål C-80/00, Italian Leather (REG 2002, s. I-4995), punkt 51, och domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 38.

63 Domen i det ovannämnda målet Owusu, punkt 40 och där angiven rättspraxis.

64 Se punkt 3 i förevarande förslag till avgörande.

65 Denna hypotes motsvarar en strategi som är välkänd under namnet torped och som består i att ett företag som känner sig hotat av en intrångstalan kan ta initiativet till en talan om ogiltigförklaring av patentet i fråga för att bromsa förloppet i en eventuell intrångstalan.

66 Detta förslag till avtal finns tillgängligt på EPO:s hemsida (http://www.european-patent-ofiice.org/epo/epla/index_f. htm).

67 Två internationella avtal har antagits av medlemsstaterna men har aldrig trätt i kraft. Det gäller konventionen 76/76/EEG om europeiska patent för den gemensamma marknaden undertecknad i Luxemburg den 15 december 1975 (EGT L 17, 1976, s. 1) och om avtalet 89/695/EEG om gemenskapspatent — undertecknat i Luxemburg den 15 december 1989 (EGT L 401, s. 1).

68 EGT C 337 E, 2000, s. 278.

69 Se KOM(2003) 827 slutlig respektive KOM(2003) 828 slutlig.