Förslag till avgörande av generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona föredraget den 26 april 2018

1 Originalspråk: spanska.

2 Sådan konsumtion uppkommer emellertid inte om de varor som är försedda med det registrerade varumärket första gången såldes i ett tredjeland.

3 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av uttrycken avlägsnande av varumärke och ommärkning när jag syftar på de engelska uttrycken debranding och rebranding, även om jag ibland använder någon omskrivning.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

5 Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 (EUT L 336, 2015, s. 1), som har samma titel som det föregående, ändrades det sistnämnda direktivet, men det är inte tillämpligt på förevarande mål av tidsmässiga skäl.

6 Den version som är tillämplig här är den i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Det finns en senare version, som har kodifierats i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1), men som inte heller är tillämplig på de faktiska omständigheterna i detta mål, av tidsmässiga skäl.

7 Den 23 mars 2016 ersattes termen gemenskapsvarumärke av termen EU-varumärke, enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 1). Jag kommer nedan att använda termen EU-varumärke.

8 Europaparlamentets och rådets förordning av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 2008, s. 1). Den har under tiden ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).

9 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s.1), i den ändrade lydelse som är tillämplig på de faktiska omständigheterna i det nationella målet (nedan kallade tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen).

10 I artikel 180 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 2015, s. 1), vilken av tidsmässiga skäl inte är tillämplig, hänvisas det till artikel 220 i kodexen, i vilken det i sin tur hänvisas till kodexens bilaga 71–03, i vilken punkt 18 har samma lydelse som punkt 16 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

11 Konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305).

12 MCFE har inte yttrat sig i förevarande mål.

13 Genom hänvisning till dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club ( C‑206/01, EU:C:2002:651), punkt 38, och dom av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55), punkt 16.

14 Mitsubishi hänvisar beträffande detta till dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2001:604), punkt 38, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. ( C‑379/14, EU:C:2015:497) punkt 32.

15 Mitsubishi nämner bland annat dom av den 11 november 1997, Loendersloot ( C‑349/95, EU:C:1997:530), punkt 24, och dom v den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474), punkt 81.

16 Dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2001:604), punkt 62.

17 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkt 92.

18 Mitsubishi nämner bland annat dom av den 23 februari 1999, BMW ( C‑63/97, EU:C:1999:82), punkt 51, och dom av den 14 juli 2011, Viking Gas ( C‑46/10, EU:C:2011:485), punkt 37.

19 Duma hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class Internaitonal ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72, och dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 och C‑495/09, EU:C:2011:796), punkt 57.

20 Duma hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class Internaitonal ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkt 50, och dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 och C‑495/09, EU:C:2011:796), punkt 56.

21 Duma hänvisar till dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkterna 71 och 72.

22 Bland annat dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkterna 58 och 60, och av den 9 november 2006, Montex Holdings ( C‑281/05, EU:C:2006:709), punkt 26.

23 Den tyska regeringen hänvisar till beslut av den 19 februari 2009, UDV North America ( C‑62/08, EU:C:2009:111), punkt 42.

24 Den hänvisar till dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkterna 75 och 77 och där angiven rättspraxis.

25 I detta sammanhang hänvisar den tyska regeringen till rättspraxis rörande ompackning av läkemedel, i vilken domstolen har understrukit att det är nödvändigt att det ursprungliga varumärket förekommer på något sätt för att varumärkesinnehavaren ska få motsätta sig saluföring av den ompackade varan. Den tyska regeringen hänvisar uttryckligen till dom av den 23 april 2000, Boehringer Ingelheim m.fl. ( C‑143/00, EU:C:2002:246), punkt 7.

26 Dom av den 8 juli 2010 ( C‑558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

27 Kommissionen nämner bland annat dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied ( C‑355/96, EU:C:1998:374), punkt 31, och dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkt 33.

28 Den hänvisar bland annat till dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 och C‑495/09, EU:C:2011:796), punkt 56, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. ( C‑379/14, EU:C:2015:497), punkt 34.

29 Den hänvisar bland annat till dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, och dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474), punkt 67.

30 Här syftade domstolen på rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.).

31 Dom av den 11 september 2007, Céline ( C‑17/06, EU:C:2007:497), punkt 14.

32 Dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (C‑414/99–C‑416/99, EU:2001:617), punkt 32.

33 Dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 och C‑495/09, EU:C:2011:796), punkt 55 och där angiven rättspraxis.

34 Ibidem, punkt 56.

35 Dom av den 14 maj 2002, Hölterhoff ( C‑2/00, EU:C:2002:287), punkterna 14–16.

36 Dom av den 23 februari 1999, BMW ( C‑63/97, EU:C:1999:82), punkterna 37–42.

37 Dom av den 11 september 2007 (Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497).

38 Dom av den 8 juli 2010 ( C‑558/08, EU:C:2010:416), punkt 86.

39 Innehavaren av ett varumärke ville förhindra att tredje man, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet, låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.

40 I punkterna 19 och 20 i dess skriftliga yttrande.

41 Dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. ( C‑379/14, EU:C:2015:497), punkt 43.

42 Eller dess motsvarighet artikel 7.1 b, c och e i förordning nr 207/2009. Se dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. ( C‑53/01, C‑54/01 och C‑55/01, EU:C:2003:206), om ansökan om registrering av ett tecken som utgörs av formen på en vara, för motordrivna truckar och övriga mobila maskiner med förarhytt, särskilt gaffeltruckar.

43 Beträffande villkoren för att en färg ska kunna registreras som ett varumärke, se dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret ( C‑447/02 P, EU:C:2004:649), punkt 79.

44 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkt 65 och där angiven rättspraxis.

45 Punkterna 24–26 i dess skriftliga yttrande.

46 Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company ( C‑409/12, EU:C:2014:130), punkt 21 och där angiven rättspraxis.

47 Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, s. 84 och 85.

48 Court of Appeal (Civil Division), dom av den 21 februari 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. I punkterna 51–53 anges följande: Total de-branding in general is far from uncommon. … To say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have […] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. … Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. … So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket. Min kursivering.

49 Se exempelvis Hacker, F., Teil I Anwendungsbereich – § 2, i Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz - Kommentar, Editorial Carl Heymanns, 9. uppl., Köln, 2009, s. 48, punkt 62.

50 Dom av den 12 juli 2007, CORDARONE (I ZR 148/04), punkt 24. Fri översättning.

51 En bestämmelse som förts in i den lagen genom lag 92–597 av den 1 juli 1992 (bilaga till JORF av den 3 juli 1992).

52 Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google ( C‑236/08–C‑238/08, EU:C:2010:159), punkt 79, och dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit ( C‑323/09, EU:C:2011:604), punkt 38. Min kursivering.

53 Dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474), punkt 58.

54 Härmed avses funktionen att varumärket gör det möjligt att säkerställa att den vara eller tjänst som avses med märket härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor och tjänster. Dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company ( C‑409/12, EU:C:2014:130), punkt 20 och där angiven praxis.

55 Se, för ett likande resonemang, beslut av den 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/harmoniseringskontoret ( C‑17/08 P, EU:C:2009:64), punkterna 28 och 29.

56 Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel ( C‑48/05, EU:C:2007:55), punkt 24.

57 Mitsubishi har hänvisat till dom av den 1 juli 1999, Sebago och Maison Dubois ( C‑173/98, EU:C:1999:347), punkt 21, och dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (C‑414/99–C‑416/99, EU:2001:617), punkt 33.

58 Dom av den 16 juli 2015 ( C‑379/14, EU:C:2015:497), punkt 48: alla åtgärder som vidtas av tredje man och som hindrar innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en eller flera medlemsstater från att utöva den rätt att kontrollera det första utsläppandet på marknaden inom EES av de varor som är försedda med varumärket … [är] ägnad att skada varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Verkan av att varor importeras utan den aktuella varumärkesinnehavarens tillstånd och att de förvaras i ett skatteupplag i avvaktan på att de släpps ut på marknaden i unionen är att varumärkesinnehavaren fråntas möjligheten att kontrollera det sätt på vilket varor försedda med dennes varumärke för första gången släpps ut på marknaden inom EES.

59 Dom av den 17 juli 2014, Torresi ( C‑58/13 och C‑59/13, EU:C:2014:2088), punkt 42 och där angiven rättspraxis.

60 Dom av den 28 januari 2015, ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13, EU:C:2015:38), punkt 56 och där angiven rättspraxis.

61 Min kursivering.

62 Dom av den 16 juli 2015 ( C‑379/14, EU:C:2015:497).

63 Jag anser inte att det är nödvändigt att gå närmare in på denna punkt, eftersom tvisten inte omfattar betydelsen av artikel 531 i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen.

64 Närmare bestämt dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), punkt 58, av dom den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474), punkt 67, och dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 y C‑495/09, EU:C:2011:796), punkterna 57–62.

65 Se punkterna 31, 32, 41, 42 och 51 i dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 och C‑495/09, EU:C:2011:796).

66 Punkterna 13–16 i dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03, EU:C:2005:616), och punkterna 26–32 i dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. ( C‑324/09, EU:C:2011:474).

67 Dom av den 18 oktober 2005, Class International ( C‑405/03; EU:C:2005:616), punkt 75.

68 Dom av den 1 december 2011, Philips och Nokia ( C‑446/09 y C‑495/09, EU:C:2011:796), punkt 56 och där angiven rättspraxis.

69 Vid förhandlingen bekräftade Duma att företaget exporterar gaffeltruckar med dess varumärke till bland annat Marocko och Ryssland.

70 Punkt 27 i dess skriftliga yttrande.

71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 2006, s. 21). Se, beträffande varumärken, bland annat artikel 4.

72 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (nedan kallat direktivet om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 2005, s. 22).

73 Se punkt 14 i detta förslag till avgörande.

74 Genom den spanska lagen 29/2009 av den 30 december 2009 om ändring av bestämmelserna om illojal konkurrens och reklam för att förbättra skyddet för konsumenter och användare (ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios) (BOE nr 315 av den 31 december 2009, s. 112039) införs ett enhetligt regelverk om otillbörligheten av vilseledande och aggressiva handlingar, där samma korrigeringsnivå kan krävas oberoende av om de riktar sig till konsumenter eller näringsidkare.

75 Se, Fezer, K.-H., Markenrecht, 4 uppl., C.H. Beck, München, 2009, s. 249, punkterna 87 och 88, samt Hacker, F., i Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz – Kommentar, 9 uppl., Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 48, punkt 62. I båda dessa verk finns hänvisningar till tyska domstolars praxis.

76 Även om den hänskjutande domstolen inte har ställt någon fråga rörande detta, har Mitsubishi gjort gällande att dess talan mot Duma och GSI även, i andra hand, bygger på de belgiska bestämmelserna om illojal konkurrens.