Förslag till avgörande av generaladvokat Verica Trstenjak av den 3 februari 2011

1 Originalspråk: tyska.

2 Förfarandet för förhandsavgörande regleras enligt Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen av den 13 december 2007 (EUT C 306, s. 1), numera i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3 EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

4 Mot bakgrund av de benämningar som används i FEU och FEUF kommer begreppet unionsrätt att användas som ett gemensamt begrepp för gemenskapsrätt och unionsrätt. I den mån det i det följande hänvisas till enskilda primärrättsliga bestämmelser är det den vid varje tid (ratione temporis) gällande lydelsen som avses.

5 EGT L 299, s. 25.

6 Dess föregångare befinner sig i artikel 12.2 i 1938 års varumärkeslag som i huvudsak är identisk med denna bestämmelse.

7 Se, för ett liknande resonemang, Knaak, R., Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (utgiven av Eva-Marina Bastian, Roland Knaak och Gerhard Schricker), München, 2006, s. 71, v. Mühlendahl, A., Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, München, 2005, s. 853.

8 Rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om gemenskapsvarumärken (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37).

9 Enligt territorialitetsprincipen inom varumärkesrätten är de rättsliga konsekvenserna av ett varumärke begränsade till den berörda skyddsstaten. Varumärkesskyddet regleras i den medlemsstaten i dess nationella rättsordning (se Fezer, K.-H., Markenrecht, fjärde upplagan, München, 2009, del 1, F. I 1, punkt 1, Kaiser, G., Strafrechtliche Nebengesetze (utgiven av Georg Erbs, Max Kohlhaas och Friedrich Ambs), supplement 178, München, 2010, varumärkeslagen, inledande anmärkningar, punkt 18).

10 Se, för ett liknande resonemang, Novak, M., Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2001, s. 613.

11 Se bland annat dom av den 21 oktober 2010 i mål C-467/08, SGAE (REU 2010, s. I-10055), punkt 32, av den 16 juli 2009 i mål C-168/08, Hadadi (REG 2009, s. I-6871), punkt 38, av den 2 april 2009 i mål C-523/07, A (REG 2009, s. I-2805), punkt 34, av den 18 december 2007 i mål C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (REG 2007, s. I-12273), punkt 21, av den 27 januari 2005 i mål C-188/03, Junk (REG 2005, s. I-885), punkt 29, av den 12 oktober 2004 i mål C-55/02, kommissionen mot Portugal (REG 2004, s. I-9387), punkt 45, av den 22 maj 2003 i mål C-103/01, kommissionen mot Tyskland (REG 2003, s. I-5369), punkt 33, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster (REG 2000, s. I-6917), punkt 43, av den 2 april 1998 i mål C-296/95, EMU Tabac m.fl. (REG 1998, s. I-1605), punkt 30, och av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro (REG 1984, s. 107), punkt 14.

12 Som exempel på en hänvisning till terminologin i den nationella lagstiftningen kan rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, s. 8; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 3) anges. I nämnda direktiv fastställs inte något enhetligt begrepp för aktiebolag eller bolag med begränsat ansvar. Direktivet innehåller inte några föreskrifter avseende vad som utgör ett sådant bolag, utan direktivet innehåller endast regler som ska tillämpas på vissa typer av bolag som unionslagstiftaren har identifierat som aktiebolag eller bolag med begränsat ansvar (se dom av den 21 oktober 2010 i mål C-81/09, Idryma Typou, REU 2010, s. I-10161, punkterna 40 och 41, samt mitt förslag till avgörande av den 2 juni 2010 i samma mål, punkterna 42 och 43). Ett annat exempel är begreppet arbetstagare i artikel 2.2 i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 283, s. 23; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 121). Begreppet ska definieras och dess innehåll fastställas i den nationella lagstiftningen (se dom av den 12 december 2002 i mål C-442/00, Rodríguez Caballero, REG 2002, s. I-11915, punkt 27, samt mitt förslag till avgörande av den 16 juli 2009 i mål C-69/08, Visciano, REG 2009, s. I-6741, punkt 23).

13 Se Meyer, A., Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, s. 592, som har påpekat att nationell varumärkeslagstiftning ska tolkas i enlighet med direktivet. I varumärkesdirektivet används en självständig terminologi utan att det hänvisas till de nationella rättsordningarna. Rättsliga begrepp som hittills har kunnat tolkas självständigt av nationella organ som tillämpar lagstiftningen är av gemenskapsrättslig natur och har ett specifikt Europarättsligt innehåll.

14 Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Sihouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799), punkt 23, och av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 27.

15 Se punkt 51 i detta förslag till avgörande.

16 Novak, M., anfört arbete (ovan fotnot 10), s. 613, är uppenbarligen av samma uppfattning.

17 Se Neu, C., Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1987, s. 683.

18 Se dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (REG 2004, s. I-691), punkt 17.

19 Dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (ovan fotnot 14), punkterna 25 och 29, av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99, C-415/99 och C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 39, och av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I-11313), punkt 30, av den 23 april 2009 i mål C-59/08 Copad (REG 2009, s. I-3421), punkt 40, och av den 15 oktober 2009 i mål C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl. (REG 2009, s. I-10019), punkterna 20 och 21.

20 Se, för ett liknande resonemang, även Stuckel, M., Kommentar zum Markenrecht, andra upplagan, Frankfurt am Main, 2007, 21 §, s. 468, punkt 14, som har påpekat att artikel 9.1 i direktiv 89/104 syftar till att uppnå en omfattande harmonisering av begränsningen av de rättigheter som är knutna till ett äldre varumärke med avseende på passivitet vad gäller användningen av ett yngre varumärke i den mån som de rättigheter som följer av artikel 4.1 berörs. Det är enligt författaren svårt att förstå varför något annat ska gälla avseende artikel 5 i direktivet som avser rättigheter som är knutna till varumärket och artikel 7 i direktivet i vilken konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke regleras.

21 Haft, K., Jonas, K.-U., Nack, R., Schulte, C., och Schweyer, S., Dultung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 2006, s. 793.

22 Dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss (REG 2006, s. I-3703), punkt 29.

23 Stuckel, M., anfört arbete (ovan fotnot 20), s. 464, punkt 1, har framhållit den betydelse som invändningen om förverkande har vid skapandet av rättssäkerhet.

24 Se punkterna 66–87 i detta förslag till avgörande.

25 Dom av den 5 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot HABM (REG 2005, s. I-7975), punkt 27, av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799), punkt 44, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28.

26 Ett flertal funktioner är inneboende i ett varumärke eller tillskrivs ett varumärke. De omfattar enligt doktrinen avseende varumärkesrätten bland annat kodifieringsfunktioner, garantifunktioner, ursprungsfunktioner, identifierings- och individualiseringsfunktioner, informations- och kommunikationsfunktioner, monopoliseringsfunktioner, namnfunktioner, kvalitetsfunktioner, särskiljande funktioner, tillitsfunktioner, distributionsfunktioner och reklamfunktioner, utan att de enskilda funktionerna alltid har tillskrivits rättslig betydelse (se Marx, C., Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, andra upplagan, Köln, 2007, s. 23, punkt 64, Fezer, K.-H., Markenrecht, andra upplagan, inledning, s. 68, punkt 30, Phillips, J., Trade Mark Law – A Practical Anatomy, Oxford, 2003, sidan 23 och följande sida, Torremans, P., och Holyoak, J., Intellectual Property Law, andra upplagan, London, 1998, s. 347, Kucsko, G., Geistiges Eigentum, Wien, 2003, punkt 37, Novak, M., anfört arbete (ovan fotnot 10), s. 614). Enligt domstolen ingår bland varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (se dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 58.

27 Se bland annat dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13, av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danziger (REG 1994, s. I-2789; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227), punkterna 37 och 45, av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 43, av den 11 juli 1996 i mål C-232/94, MPA Pharma (REG 1996, s. I-3671), punkt 16, av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-71/94-C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel (REG 1996, s. I-3603), punkt 30, av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 22, av den 29 september 1998, Canon (ovan fotnot 25) punkt 28, av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 52, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 21, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 47, av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (ovan fotnot 18), punkt 17, av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company (REG 2005, s. I-2337), punkt 25.

28 Se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 17 oktober 1990, HAG (ovan fotnot 27), punkt 14, av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (ovan fotnot 27), punkt 44, och av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (ovan fotnot 27), punkt 31.

29 Äganderätten som omfattar immaterialrätten, är enligt domstolens praxis en grundläggande rättighet som i egenskap av allmän gemenskapsrättslig princip skyddas av gemenskapsrätten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2006 i mål C-479/04, Laserdisken, REG 2006, s. I-8089, punkt 65, och av den 29 januari 2008 i mål C-275/06, Promusicae, REG 2008, s. I-271, punkt 62). I artikel 17.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som är ett uttryck för unionens åtagande att säkerställa de grundläggande rättigheterna som i samband med ikraftträdandet av Lissabonfördraget erhöll primärrättslig status föreskrivs skydd för immateriella rättigheter. Se dessutom mitt förslag till avgörande av den 11 maj 2010 i mål C-467/08, SGAE (REU 2010, s. I-10055), punkt 80.

30 Se, för ett liknande resonemang, även Stuckel, M., anfört arbete (ovan fotnot 20), s. 466, punkt 9.

31 Se punkt 41 i beslutet om hänskjutande.

32 Se, för ett liknande resonemang, Ehlers, D., Allgemeines Verwaltungsrecht (utgiven av von H.-U., Erichsen m.fl.), 2 § I 6, s. 59, punkt 14. Generaladvokaten Léger utgick i sitt förslag till avgörande av den 28 september 2004 i mål C-350/03, Schulte (REG 2005, s. I-9215), punkt 84 och följande punkt, från att bokstavstolkning har företräde när han påpekade att en tolkning enligt ändamålet endast används i de fall då den ifrågavarande bestämmelsen kan komma att bli föremål för flera olika tolkningar eller när den ifrågavarande texten är svårtolkad utifrån ordalydelsen på grund av att den är tvetydig.

33 Se, för ett liknande resonemang, Pechstein, M., och Drechsler, C., Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts, i Europäische Methodenlehre (utgiven av Karl Riesenhuber), Berlin, 2006, s. 167, punkt 18.

34 År 1952 fanns fyra officiella språk, år 1973 sex, år 1981 sju, år 1986 nio och år 1995 elva officiella språk. Antalet ökade till 20 år 2004, 21 år 2005 och slutligen till 23 år 2007 (se Gaudissart, M.-A., Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes, Langues et construction européenne, Bryssel, 2010, s. 146).

35 Baldus, C., och Vogel, F., har i Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element, Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag, Berlin, 2006, sidan 247 och följande sida, inte bestridit att den bokstavliga tolkningen är utgångspunkt för tolkningen av varje gemenskapsrättslig bestämmelse. De har emellertid påpekat att det med avseende på den språkliga mångfalden i gemenskapen är svårt att finna en tillförlitlig tolkning, vilket kräver att andra tolkningsmetoder tillämpas, som den teleologiska och den historiska tolkningen.

36 Dom av den 9 september 2003 i mål C-361/01 P, Kik (REG 2003, s. I-8283), punkt 87. Se, avseende språkordningen i Europeiska unionen, Sibony, A.-L., och De Sadeleer, N., La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire, Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove, 2009, s. 78.

37 Enligt domstolens fasta rättspraxis gäller nämligen att behovet av att gemenskapsrätten tolkas enhetligt utesluter att texten i en bestämmelse i oklara fall betraktas isolerat. Enligt domstolen krävs i stället att den ska tolkas och tillämpas mot bakgrund av de versioner som utarbetats på övriga officiella språk (se framför allt dom av den 12 juli 1979 i mål 9/79, Koschniske (REG 1979, s. 2717), punkt 6. Domstolen har dessutom slagit fast att alla språkversioner av principiella skäl ska tillmätas samma värde, som inte kan variera på grund av den andel av gemenskapsbefolkningen som använder språket i fråga (se domen i det ovannämnda målet EMU Tabac m.fl. (ovan fotnot 11), punkt 36).

38 Med undantag från den slovenska språkversionen, i vilken uttrycket dopuščal används i skälen, i artikel 9 emellertid privolitve eller privolil. Se för övrigt den tyska (geduldet/Duldung), den franska (toléré/tolérance), den spanska (tolerado/tolerancia), den portugisiska (tolerado/tolerância), den italienska (tollerato/tolleranza) samt den nederländska (gedoogt/gedogen) språkversionen.

39 Enligt Stuckel, M., anfört arbete (ovan fotnot 20), s. 464, punkt 6, kan passivitet i den mening som avses i artikel 9 i direktiv 89/104 antas förekomma när innehavaren av ett äldre kännetecken underlåter att handla och inte vidtar åtgärder mot den som gjort intrång.

40 Se rubriken till artikel 9 i den danska (Rettighedsfortabelse på grund af passivitet) och den svenska (Begränsningar till följd av passivitet) språkversionen.

41 Se, för ett liknande resonemang, Fernández-Nóvoa, C., Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, s. 443.

42 Dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff och Levi Strauss (ovan fotnot 19), punkt 45.

43 Se punkt 60 i detta förslag till avgörande. Se Palandt, O., och Heinrichs, H., Bürgerliches Gesetzbuch, 64:e upplagan, München, 2005, 242 § BGB, s. 257, punkt 93, som också utgår från att rättighetsinnehavaren ska ha haft möjlighet att göra gällande rättigheten. Se, för ett liknande resonemang, Ingerl, R., och Rohnke, C., Markengesetz, tredje upplagan, München, 2010, punkt 11, enligt vilka passivitet enbart kan föreligga om rättighetsinnehavaren i rättsligt avseende överhuvudtaget haft möjlighet att vidta åtgärder mot intrångsgöraren.

44 Denna romerska maxim återges i Digesta 50, 17, 185.

45 Å andra sidan och till skillnad från vad som gäller med avseende på preskription förutsätter begränsning till följd av passivitet att rättighetsinnehavaren förhåller sig på ett visst sätt. Innehavaren av ett yngre varumärke måste nämligen verkligen ha gjort bruk av varumärket under den tidsperiod då innehavaren av det äldre varumärket medvetet underlåtit att agera. Till dessa skillnader tillkommer en ytterligare och särskilt tydlig aspekt. Preskriptionen medför att rättigheterna slutgiltigt utesluts, med följden att den ställning som innehavaren av det yngre varumärket har inte kan angripas med verkan erga omnes. Begränsning till följd av passivitet innebär däremot inte att ovannämnda varumärkesinnehavares ställning inte kan angripas erga omnes utan enbart att rättigheter inte kan göras gällande i förhållande till innehavaren av det äldre varumärket som medvetet har accepterat användningen av det yngre varumärket (se i detta avseende Fernández-Fernández-Nóvoa, C., anfört arbete (ovan fotnot 41), s. 443).

46 Se, för ett liknande resonemang, även Knaak, R., anfört arbete (ovan fotnot 7), s. 72, som har påpekat att enbart en del av den materiella varumärkeslagstiftningen har harmoniserats genom varumärkesdirektivet, närmare bestämt skyddet för registrerade varumärken.

47 Dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli (REG 2009, s. I-4893), punkt 39.

48 Se Ingerl, R., och Rohnke, C., anfört arbete (ovan fotnot 43), punkt 10, som också anser att rättighetsinnehavarens positiva kännedom är avgörande. De anser att det inte är tillräckligt att rättighetsinnehavaren borde ha haft kännedom eller att han inte har kännedom på grund av (även grov) vårdslöshet. Se, för ett liknande resonemang, Nordemann, W., Wettbewerbs- und Markenrecht, nionde upplagan, Baden-Baden, 2003, s. 400, punkt 2413.

49 Morcom, C., Roughton, A., Graham, J., och Malynicz, S., The Modern Law of Trade Marks, andra upplagan, Suffolk, 2005, s. 221, punkt 6.87, har påpekat att artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994 enbart har processrättslig karaktär och inte påverkar den materiella lagstiftningen.

50 I allmänhet hänvisas i doktrinen till målet Hammerhill Paper Co’s Opposition to Application for Registration by Alex Pirie (1933), 50 RPC 147. I detta mål fastställde Lord Tomlin de kriterier som ska tillämpas vid bedömningen om samtidig användning i god tro av två identiska varumärken föreligger. Det rör sig om följande kriterier: 1) Varaktigheten och räckvidden av användningen samt det aktuella verksamhetsområdet. 2) Graden av risk för förväxling som kan uppkomma på grund av att varumärkena liknar varandra. 3) God tro vid samtidig användning. 4) Bevis för att förväxling förekommit. 5) Den förvirring som skulle uppkomma om varumärket hade registrerats.

51 Se punkt 52 i detta förslag till avgörande.

52 Se den tidigare bestämmelsen i artikel 12.2 i varumärkeslagen från år 1938 som huvudsakligen är identisk.

53 Se förklaringarna av Pfeiffer, T., Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitfaden, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2000, s. 1386, och Mountstephens, A., och Ohly, A., Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten (utgiven av Eva-Marina Bastian, Roland Knaak och Gerhard Schricker), München, 2006, s. 634), Schumann, H.-J., Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland, 2000, s. 195.

54 Se punkt 56 i detta förslag till avgörande.

55 Se, för ett liknande resonemang, Annand, R., och Norman, H., Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, London, 1994, s. 110.

56 Denna uppfattning företräds även i en stor del av den engelskspråkiga doktrinen. Torremans, P., och Holyoak, J., Intellectual Property Law, andra upplagan, London, 1998, s. 367, har påpekat att direktiv 89/104 inte innehåller ett sådant undantag. Författarna har till och med fastställt att det föreligger en motsägelse mellan de gemenskapsrättsliga och de nationella bestämmelserna. De har i detta avseende anfört att det inte finns någon anledning för innehavaren av ett äldre varumärke vars intressen skadats till följd av registreringen av ett yngre varumärke att stiga på det första flygplanet till Luxemburg och begära att Europeiska unionens domstol stryker artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994 med motiveringen att den är oförenlig med direktivet vars införlivande denna nationella bestämmelse åsyftar. Morcom, C., Roughton, A., Graham, J., och Malynicz, S., The Modern Law of Trade Marks, andra upplagan, Suffolk, 2005, s. 174, punkt 6.79, och Smith, E., The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely, Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings (utgiven av Llana Simon Fhina), Cheltenham, 2009, s. 74, har enbart påpekat att direktivet inte innehåller ett sådant undantag. Kitchin, D., Kerly’s law of trade marks and trade names, 14:e upplagan, London, 2005, s. 275, punkterna 9-150 och 9-153, har påpekat att artikel 7 i varumärkeslagen, i vilken rättsfiguren honest concurrent use kodifieras, saknar stöd i direktiv 89/104. De har även påpekat att den omständigheten att den upptogs i lagtexten ursprungligen stötte på motstånd från Förenade kungarikets regering, eftersom denna ifrågasatte huruvida denna rättsfigur är förenlig med de tvingande bestämmelserna i artikel 4 i direktivet. Författarna anser själva att artikel 7 i varumärkeslagen är svår att förena med de tvingande bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 89/104. Enligt Annand, R., och Norman, H., Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, London, 1994, sidan 110 och följande sida, strider artikel 7 i varumärkeslagen från år 1994 mot ordalydelsen i artikel 4 i direktivet, vilken har avfattats i tvingande ordalag och i vilken det uttryckligen föreskrivs att ett varumärke … inte [skall] registreras om det kommer i konflikt med ett äldre varumärke eller en äldre rättighet. Se dessutom Schumann, H.-J., Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland, 2000, sidorna 46, 47 och 195, som också anser att begreppet honest concurrent use är oförenligt med direktivet eftersom det inte innehåller ett sådant undantag. Artikel 4, som innehåller samma relativa hinder som artikel 5, ger inte medlemsstaterna utrymme att anta en sådan bestämmelse. Varumärkeslagen från år 1994 står i detta avseende i strid med direktivet, vilket innebär att ett förfarande om fördragsbrott kan inledas mot Förenade kungariket.

57 Se punkt 3 i detta förslag till avgörande.

58 Jämför dom av den 12 december 1990 i mål C-241/89, SARPP (REG 1990, s. I-4695), punkt 8, av den 2 februari 1994 i mål C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, Clinique (REG 1994, I-317; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-13), punkt 7, av den 4 mars 1999 i mål C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (REG 1999, s. I-1301), punkt 16, av den 7 september 2004 i mål C-456/02, Trojani (REG 2004, s. I-7573), punkt 38, och av den 17 februari 2005 i mål C-215/03, Oulane (REG 2005, s. I-1215), punkt 47.

59 Dom av den 12 november 1981 i de förenade målen 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi m.fl. (REG 1981, s. 2735), punkt 9 och följande punkt, av den 15 juli 1993 i mål C-34/92, GruSa Fleisch (REG 1993, s. I-4147), punkt 22, av den 24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen (REG 2002, s. I-7869), punkt 119, och av den 9 mars 2006 i mål C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services (REG 2006, s. I-2263), punkt 21.

60 Dom av den 12 november 1981 i de förenade målen 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi m.fl. (REG 1981, s. 2735), punkt 9 och följande punkt, av den 15 juli 1993 i mål C-34/92, GruSa Fleisch (REG 1993, s. I-4147), punkt 22, av den 24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen (REG 2002, s. I-7869), punkt 119, och av den 9 mars 2006 i mål C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services (REG 2006, s. I-2263), punkt 21.

61 Domstolens dom av den 14 januari 1987 i mål 278/84, kommissionen mot Tyskland (REG 1987, s. 1), punkt 35. Se Berger, T., Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen, Peter Lang, 2002, sidan 180 och sidan 196 och följande sidor, som har påpekat att domstolen beaktar normstrukturella faktorer, genom att även den berörda normens tillämpning i tiden anses avgörande. Avgörande kriterium för retroaktiv verkan är den tidpunkt vid vilken en bestämmelse börjar gälla i förhållande till tidpunkten för dess offentliggörande.

62 Dom av den 12 november 1981 i de förenade målen 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi m.fl. (REG 1981, s. 2735), punkt 9, av den 15 juli 1993 i mål C-34/92, GruSa Fleisch (REG 1993, s. I-4147), punkt 22, av den 24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen (REG 2002, s. I-7869), punkt 119, och av den 9 mars 2006 i mål C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services (REG 2006, s. I-2263), punkt 21.

63 Se dom av den 18 december 1997 i mål C-129/96, Inter-Environnement Wallonie (REG 1997, s. I-7411), punkt 43, och av den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler m.fl. (REG 2006, s. I-6057), punkt 114.

64 Se Kahl, W., i EUV/EGV Kommentar (utgiven av Christian Calliess och Matthias Ruffert), tredje upplagan, München, 2007, s. 459, punkt 63. Se dom av den 18 december 1997 i mål C-129/96, Inter-Environnement Wallonie (REG 1997, s. I-7411), punkt 45, och av den 22 februari 2005 i mål C-144/04, Mangold (REG 2005, s. I-9981), punkt 67.

65 Dom av den 14 januari 2010 i mål C-304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft (REG 2010, s. I-217), punkt 29, av den 23 april 2009 i de förenade målen C-261/07 och C-299/07, VTB-VAB och Galatea (REG 2009, s. I-2949), punkt 39, och av den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler m.fl. (REG 2006, s. I-6057), punkterna 122 och 123. Se senast punkt 34 i generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande av den 17 november 2010 i det anhängiga målet C-477/09, Defossez.

66 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 oktober 1987 i mål 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (REG 1987, s. 3969; svensk specialutgåva, volym 9, s. 213), punkt 13, av den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler m.fl. (REG 2006, s. I-6057), punkt 110, av den 15 april 2008 i mål C-268/06, Impact (REG 2008, s. I-2483), punkt 100, av den 23 april 2009 i mål C-378/07, Angelidaki m.fl. (REG 2009, s. I-3071), punkt 199, och av den 16 juli 2009 i mål C-12/08, Mono Car Styling (REG 2009, s. I-6653), punkt 61.

67 Se punkt 112 i detta förslag till avgörande.

68 Begreppet goodwill i Förenade kungarikets varumärkeslagstiftning avser i allmänhet ursprungsidentifierande betydelse samt en kvalitetsföreställning som en relevant andel av den inhemska omsättningskretsen tillmäter ett kännetecken (se Mountstephens, A., och Ohly, A., Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, utgiven av Eva-Marina Bastian, Roland Knaak och Gerhard Schricker, München, 2006, s. 621).

69 Se punkt 5 i beslutet om hänskjutande: Såsom den hänskjutande domstolen anfört i denna punkt är ölen, även om namnet är detsamma, inte lika. Deras smak, pris och flaskans utformning har alltid skiljt sig åt, vilket innebär att konsumenterna i stort sett har blivit medvetna om skillnaden, även om ett litet inslag av förväxling aldrig kan uteslutas.

70 Se punkterna 1, 18, 22 och 23 i beslutet om hänskjutande.

71 Se dom av den 29 november 1978 i mål 83/78, Pigs Marketing Board mot Redmond (REG 1978, s. 2347; svensk specialutgåva, volym 4, s. 243), punkt 26.

72 Se, beträffande risken för otillbörligt åberopande av den rätt till betald semester under sjukdomsperioder som stadgas i artikel 7 i direktiv 2003/88, mitt förslag till avgörande av den 24 januari 2008 i mål C-520/06, Stringer m.fl. (REG 2009, s. I-179), punkt 80. I fotnot 53 i förslaget till avgörande definierade jag rättsmissbruk som ett ianspråktagande av en rättighet i strid med dess syfte som begränsar möjligheten att utnyttja en rättighet. Detta betyder att ianspråktagandet av en formell rättighet begränsas av principen om tro och heder. Inte ens den som omfattas av en formell rättighet som kan göras gällande vid domstol får missbruka sin rätt. Se, för ett liknande resonemang, Creifelds, Rechtswörterbuch (utg. Klaus Weber), sjuttonde upplagan, München, 2002, s. 1109, enligt vilken utövandet av en personlig rättighet utgör ett missbruk om utövandet visserligen formellt sett är riktigt, men omständigheterna i det enskilda fallet innebär att det strider mot tro och heder att göra rättigheten gällande.

73 Se dom av den 7 februari 1979 i mål 115/78, Knoors (REG 1979, s. 399; svensk specialutgåva, s. 297), punkt 25, av den 3 oktober 1990 i mål C-61/89, Bouchoucha (REG 1990, s. I-3551), punkt 14, av den 7 juli 1992 i mål C-370/90, Singh (REG 1992, s. I-4265; svensk specialutgåva, s. I-19), punkt 24, av den 12 maj 1998 i mål C-367/96, Kefalas m.fl. (REG 1998, s. I-2843), punkt 20, av den 9 mars 1999 i mål C-212/97, Centros (REG 1999, s. I-1459), punkt 24, av den 23 mars 2000 i mål C-373/97, Diamantis (REG 2000, s. I-1705), punkt 33, av den 21 november 2002 i mål C-436/00, X och Y (REG 2002, s. I-10829), punkterna 41 och 45, av den 30 september 2003 i mål C-167/01, Inspire Art (REG 2003, s. I-10155), punkt 136, av den 21 februari 2006 i mål C-255/02, Halifax m.fl. (REG 2006, s. I-1609), punkt 68, av den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schweppes och Cadbury Schweppes Overseas (REG 2006, s. I-7995), punkt 35, och av den 25 juli 2008 i mål C-127/08, Metock m.fl. (REG 2008, s. I-6241), punkt 75.

74 Så även generaladvokaten Poiares Maduro i förslaget till avgörande av den 28 februari 2008 i mål C-311/06, Cavallera (REG 2009, s. I-415), punkt 43 och följande punkter.

75 Se domen i målet Kefalas m.fl. (ovan fotnot 73), punkt 20, domen i målet Diamantis (ovan fotnot 73), punkt 33, domen i målet Halifax m.fl. (ovan fotnot 73), punkt 68, och domen i målet Cadbury Schweppes och Cadbury Schweppes Overseas (ovan fotnot 73), punkt 35.

76 Se dom av den 14 december 2000 i mål C-110/99, Emsland-Stärke (REG 2000, s. I-11569), punkterna 52 och 53, och dom av den 21 juli 2005 i mål C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas (REG 2005, s. I-7355), punkt 39. Se även mitt förslag till avgörande av den 10 februari 2010 i mål C-569/08, Internetportal (REU 2010, s. I-4871), punkt 113, och av den 2 juni 2010 i mål C-118/09, Koller (REU 2010, s. I-13627), punkt 81.

77 Se domen i målet Eichsfelder Schlachtbetrieb (ovan fotnot 76), punkt 40, och domen i målet Halifax m.fl. (ovan fotnot 73), punkt 76.

78 Se dom av den 17 oktober 2002 i mål C-79/01, Payroll m.fl. (REG 2002, s. I-8923), punkt 29, och domen i målet Halifax m.fl. (ovan fotnot 73), punkterna 76 och 77.

79 Se Drew, J., och Priestley, H., Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, volym 5, nr 2, s. 80, enligt vilkea rättighetsinnehavaren måste få använda de materiella och processuella bestämmelserna i lagstiftningen till sin fördel på bästa sätt.

80 Vid översändande av skrivelser till domstolen genom telefax eller genom ett annat tekniskt kommunikationsmedel som finns vid domstolen enligt artikel 37.6 och 37.7 i rättegångsreglerna får till exempel fristen utnyttjas fullt ut (se Wägenbaur, B., EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar, München, 2008, artikel 37, s. 142, punkt 8).

81 Enligt 188.1 § BGB upphör en frist som fastställs till ett visst antal dagar vid utgången av den sista dagen för fristen. Såsom Heinrichs, H., och Palandt, O., BGB Kommentar, München, 2005, 188 §, punkt 4, s. 199, med rätta har anfört får de åtgärder som ska vidtas för att iaktta fristen i princip vidtas fram till utgången av den sista dagen (klockan 24). Även Schroeter, U., Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht, Juristische Schulung, 2007, s. 31, har påpekat att de berörda även kan vidta åtgärder den sista dagen för den fastställda fristen och därför kan vidta de åtgärder som krävs för att iaktta fristen fram till klockan 24 den sista fristdagen. Enligt artikel 2229 i den franska Code Civil inträder preskription efter utgången av den sista dagen av preskriptionsfristen. I artikel 2228 klargörs att preskriptionsfristerna beräknas i dagar och inte i timmar. Samma sak föreskrivs även i artikel 2261 och artikel 2260 i den belgiska Code Civil. Enligt artikel 2962 i den italienska Codice Civile inträder preskription efter utgången av den sista dagen för preskriptionsfristen. Enligt artikel 1961 i spanska Código Civil inträder preskription vid utgången av den frist som fastställs i lag.

82 Se, för ett liknande resonemang, även Meyer, A., anfört arbete (ovan fotnot 13), s. 597, som har påpekat att med denna bestämmelse, utöver berättigade individuella intressen vad gäller det yngre varumärket, även ett allmänt behov av rättssäkerhet ska säkerställas.